Ответ на запрос экспертизы Роспатента

Подача заявки на госрегистрацию товарного знака или объекта промышленной собственности – только первый шаг к официальному оформлению прав.

Рассмотрение материалов в Роспатенте может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, и на протяжении всего этого времени от регистрирующего органа могут поступать запросы и уведомления, на которые надо реагировать.

Почему это важно и как правильно отвечать экспертам патентного ведомства – рассказываем в этой статье.

Какие запросы и уведомления может направлять Роспатент

Процедура регистрации объектов интеллектуальной собственности детально регламентирована приказами Минэкономразвития России и административными регламентами Роспатента. Там указаны ситуации, когда ведомство вправе направлять заявителю запросы, а также перечислены действия и решения, о которых необходимо уведомлять лицо, подавшее регистрационную заявку.

Их перечень отличается для разных объектов, подлежащих обязательной госрегистрации, но основные пункты для средств индивидуализации, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов совпадают. Программы для ЭВМ и базы данных вносятся в государственные реестры в добровольном порядке, однако, если такая заявка подана, по ней также могут поступать запросы и уведомления.

Запросы Роспатента

В первом случае основанием для запроса дополнительных материалов является несоответствие заявки предъявляемым требованиям, например:

• документы оформлены с нарушениями, допущены ошибки при заполнении заявления;
• обнаружено отсутствие определённых документов, входящих в состав заявки, или неполнота отражённых там сведений;
• отсутствует доверенность на имя представителя, подтверждающая его полномочия.

На этапе основной экспертизы запрос пришлют, если без недостающих материалов её проведение невозможно. Например, запрос в отношении товарного знака чаще всего направляют, чтобы уточнить перечень товаров или услуг по МКТУ или особенности заявленного обозначения.

Неполнота заявки и несоответствие её нормам законодательства могут стать основанием для направления запросов в отношении разных объектов, подлежащих регистрации. Но есть также специфические основания, характерные для конкретных видов объектов.

Например, на стадии формальной экспертизы заявки на изобретение таким основанием может стать нарушение порядка запроса конвенционного приоритета, а на стадии экспертизы по существу – отсутствие в примерах осуществления изобретения необходимых экспериментальных данных или теоретических обоснований.

Уведомления регистрирующего органа: виды и отличия

Первая группа уведомлений не требует ответа.

Например, при поступлении в Роспатент заявки на регистрацию объекта интеллектуальной собственности она проверяется на наличие оснований для отказа в приёме. Если таких оснований не обнаружено, заявителю направляют уведомление, подтверждающее приём и регистрацию заявки в электронной системе. Отвечать на него не нужно.

При получении уведомления, относящегося ко второй категории, необходимо выполнить указанные там действия в установленный срок. Оставлять его без ответа нельзя.

К примеру, если в рамках формальной экспертизы заявки не подтверждён факт уплаты госпошлины (в том числе в нужном размере), заявителю направят уведомление о начислении пошлины. Он должен внести платёж в течение 2 месяцев со дня отправки уведомления, иначе заявка не будет принята к рассмотрению.

Как отвечать на запрос или уведомление

Если от Роспатента поступил запрос или уведомление, требующее ответа, рекомендуем придерживаться следующих правил:

1. Направлять ответ следует в установленный срок. В большинстве случае на это даётся 2-3 месяца, а по некоторым категориям уведомлений – ещё больше. Учитывайте, что исчисление срока, как правило, начинается с даты направления запроса или уведомления, а не с момента его получения.
   Если вы не успеваете отправить нужные материалы, можно заявить ходатайство и продлить время на ответ. Делать это нужно до истечения срока, указанного Роспатентом. Пропущенный срок можно восстановить, но за это придётся уплатить госпошлину.
2. Готовьте полный и аргументированный ответ. Включайте в него ссылки на официальные документы, научные публикации, результаты патентных исследований и экспертиз, прикладывайте источники. На каждый довод патентного ведомства надо подробно и мотивированно ответить.
3. Следите за правильностью оформления материалов, которые будут направлены в ответ на запрос или уведомление. Например, документы должны иметь все реквизиты, а при копировании их нужно надлежащим образом заверить.   

Предварительный отказ

На этапе основной экспертизы товарного знака или объекта патентных прав заявитель может получить уведомление, которое по сути является предварительным отказом. В нём излагаются причины, по которым представленный объект не подлежит регистрации, и обоснование такого вывода. Одновременно заявителю предлагается в случае несогласия представить доводы по мотивам, указанным в уведомлении.

Например, причиной предварительного отказа в регистрации товарного знака часто становится сходство представленного обозначения с уже зарегистрированным или поданным на регистрацию раньше. В этом случае в уведомлении обязательно будут указаны реквизиты свидетельства, выданного на противопоставленный знак, или конкурирующей заявки.

Выбор наиболее подходящего способа зависит от обстоятельств конкретного дела. При принятии решения стоит ориентироваться на предложения специалиста, который разбирается в этом вопросе и может оценить перспективы каждого пути.

Предварительный отказ в отношении любого объекта можно получить, если Роспатент придёт к выводу, что он не соответствует условиям охраноспособности, перечисленным в законодательстве.

Такое уведомление ещё не означает окончательного отказа в регистрации. Но если опровергнуть позицию Роспатента не получится, по заявке будет вынесено отрицательное решение. Отвечать на предварительные отказы сложно, потому что для аргументированного отстаивания позиции нужно знать законодательство в этой сфере и судебную практику. Эффективное решение такой задачи обычно обеспечивают патентные поверенные.

В практике нашего бюро немало случаев, когда мы помогали зарегистрировать обозначение, по которому был получен предварительный отказ.

Например, к нам обратился клиент по вопросу регистрации товарного знака для маркировки любительского хоккейного клуба.

В отношении этого обозначения был получен предотказ по причине введения потребителей в заблуждение относительно услуг, не относящихся к деятельности профсоюзов и скотозабойщиков, а также признания этого элемента неохраняемым. Мы подобрали аргументы и в ответе на уведомление смогли обосновать, что словосочетание «Профсоюз скотозабойщиков» является охраняемым фантазийным элементом и не указывает на вид деятельности заявителя. Итогом переписки стало положительное решение Роспатента о выдаче свидетельства.

Сначала на решение подаётся возражение, которое будет рассматривать Палата по патентным спорам – подразделение ФИПС. На основе коллегиального заключения ППС руководитель Роспатента или его заместитель примет решение об удовлетворении возражения или отказе в этом. В случае отказа остаётся вероятность, что это решение отменит Суд по интеллектуальным правам, к компетенции которого отнесена эта категория споров.

Результаты обжалования во многом зависят от качества юридического сопровождения, поэтому на этом этапе лучше обратиться к профильному юристу с опытом. Главный вопрос, который надо решить – есть ли смысл прикладывать усилия для доказывания своей правоты. Это не всегда хорошая идея. Иногда проще подать новую заявку, чем оспаривать отказ. Но если вы выберете бороться, юрист окажет помощь на всех этапах обжалования, составит необходимые документы, будет представлять ваши интересы в контактах с другой стороной спора и в суде.

Преимущества профессионального сопровождения

Для неподготовленного человека составление ответа, как и сбор подтверждающих материалов, обычно представляют сложность, особенно если нужно разбираться в сложных терминах и юридических тонкостях. Неполнота представленных в Роспатент данных в лучшем случае повлечёт повторный запрос, что увеличит и без того немалые сроки проверки. В худшем случае это приведёт к отрицательному решению.

Чтобы избежать ошибок, можно поручить взаимодействие с регистрирующим органом патентному поверенному. Он самостоятельно будет вести переписку, отвечать на поступающие запросы и контролировать прохождение заявки.

Если вы направляли первоначальную заявку самостоятельно, прийти к специалисту можно на стадии получения запроса или уведомления. Но надёжнее сразу действовать через патентного поверенного. Профессионалы, которые ежедневно занимаются патентованием, знают требования регистрирующего органа и новости правоприменительной практики. Если заявку изначально подготовит патентный поверенный, высока вероятность вовсе не получить дополнительных запросов от патентного ведомства. 

В патентном бюро «Первоисток» ответы на все запросы и уведомления, независимо от их количества, входят в комплексные услуги по регистрации объектов интеллектуальной собственности, в том числе в рамках ускоренной процедуры и международной регистрации. Но если вы обратитесь в бюро на этапе получения запроса, наши специалисты также готовы помочь с подготовкой ответа либо взять на себя дальнейшее сопровождение рассмотрения заявки.

Мы работаем с физическими лицами, предпринимателями и организациями на основании договора. Поскольку большая часть работ ведётся дистанционно, обратиться в бюро могут жители любых городов России.

Первая персональная консультация проводится бесплатно. Оставьте заявку в форме на сайте, и наши сотрудники перезвонят вам по указанному там номеру. Вы сможете задать интересующие вопросы и обсудить условия дальнейшего сотрудничества.

Оставить заявку для бесплатной консультации